Tài liệu Quy chế chung về thẩm định nội dung đối với nhãn hiệu

tài liệu Kiến nghị chung của WIPO, Điều 2(1)(c). 50 năng không trung thực của người nộp đơn là một yếu tố mà thẩm định viên cần xem xét khi phân tích các lợi ích xung đột về một đơn phản đối dựa trên một dấu hiệu nổi tiếng trước đó. Liên quan đến vấn đề này, xem thêm mục 3.5.4 và chương 10, dưới đây.20 Ví dụ, ở Indonesia, nhãn hiệu sau đây (ở bên trái) đã bị từ chối trên cơ sở người nộp đơn đăng ký không trung thực, khi đánh giá nhận thức của anh ta về sự tồn tại của dấu hiệu nổi tiếng trước đó (ở bên phải): và. Dành cho dịch vụ nhà hàng Dấu hiệu nổi tiếng thuộc Câu lạc bộ Major League Baseball Properties, Inc., Hoa Kỳ Phương thức cung cấp luận cứ Đối thủ cạnh tranh được tự do cung cấp luận cứ để chứng mình dấu hiệu bị phản đối được cho là đã nổi tiếng trong nước. Luận cứ này nhằm thuyết phục thẩm định viên rằng việc phản đối phải được chấp nhận vì nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh là nhãn hiệu nổi tiếng và có thể phải chịu những thiệt hại nếu nhãn hiệu bị phản đối được sử dụng. Các dạng luận cứ mà đối thủ cạnh tranh có thể đưa ra, gồm: • Lời tuyên thệ hoặc tuyên bố trịnh trọng từ các cơ quan có thẩm quyền, ví dụ., văn phòng thương mại hoặc hiệp hội các nhà sản xuất 20 Liên quan đến sự không trung thực, tài liệu Kiến nghị chung của WIPO, Điều 3(2), nêu rõ: “(2) [Xem xét Sự không trung thực] Sự không trung thực có thể coi như một trong số các yếu tố khác trong việc đánh giá lợi ích cạnh tranh khi áp dụng Phần II của các Quy định này.” Xem thêm các quy định trong BN TMA mục 6(6); KH TML, điều 14.e; ID TML điều 4; Quyết định LA số 753, điều 36, đoạn 6, mục 7; SG TMA, mục 7(6) và 8(5) và (6). 51 • Các quyết định trước đó của tòa án hoặc cơ quan hành chính, bao gồm Cơ quan tiếp nhận sự việc • Cuộc điều tra ý kiến và khảo sát thị trường • Kiểm toán và thanh tra • Giấy chứng nhận hoặc sự tặng thưởng của chuyên gia • Các bài báo hoặc xuất bản chuyên ngành • Tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị • Báo cáo doanh thu từ hoạt động tiếp thị và quảng cáo nhãn hiệu • Báo cáo kết quả kinh tế, doanh số bán hàng • Bản mô tả về công ty • Hóa đơn và các giấy tờ thương mại khác. 21 Tuy nhiên, để quyết định nhãn hiệu có nổi tiếng hay không, thẩm định viên có thể không yêu cầu hoặc chờ đợi luận cứ liên quan đến các yếu tố thực tiễn sau: o rằng nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh đã được sử dụng trong nước (danh tiếng của nhãn hiệu trong nước có được mà không cần đến việc sử dụng thực tiễn tại nước đó); o rằng nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc rằng đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp tại hoặc vào nước đó; o rằng nhãn hiệu nổi tiếng ở một nước khác, o hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp tại một quốc gia nước ngoài o rằng nhãn hiệu đã nổi tiếng đối với công chúng trong nước. 22 21 Xem Tài liệu hướng dẫn của OHIM, Phần C, Mục 5, Chương 6, mục 3.1.4.4. 22 Xem Tài liệu Kiến nghị chung của WIPO, Điều 2(3)(a). 52 Các yếu tố này vượt quá các tiêu chuẩn để được thừa nhận hợp pháp là nhãn hiệu nổi tiếng và sẽ không liên quan đến vấn đề là nhãn hiệu có nổi tiếng với một bộ phận khách hàng nào đó tại nước của thẩm định viên. Đặc biệt, cần lưu ý rằng việc bảo hộ mà dấu hiệu nổi tiếng dựa trên thực tế rằng dấu hiệu đó đã nổi tiếng hoặc có danh tiếng tại một nước muốn bảo hộ. Việc đăng ký là không bắt buộc. 3.4 Quyết định “khu vực liên quan của công chúng” Bộ phận công chúng liên quan trong trường hợp có phản đối dựa trên nhãn hiệu nổi tiếng trước đó là bộ phận khách hàng của hàng hóa và dịch vụ mà nhãn hiệu nổi tiếng được sử dụng hoặc đăng ký. Đây là bộ phận khách hàng thực sự hoặc tiềm năng mà hàng hóa hoặc dịch vụ thường được nhắm tới, hoặc bộ phận khách hàng quen thuộc với hàng hóa hoặc dịch vụ phục vụ mục đích nghề nghiệp hoặc thương mại. Các bộ phận công chúng liên quan bao gồm, nhưng không nhất thiết bị giới hạn ở:  nhóm khách hàng thực sự và tiềm năng của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng;  những người tham gia vào kênh phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó;  vòng tuần hoàn thương mại liên quan đến các loại hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó. 23 Nhận thức về nhãn hiệu của một bộ phận công chúng trong nước sẽ được coi là đủ để xem xét nhãn hiệu có nổi tiếng. Ví dụ, nếu một nhãn hiệu được cho là nổi tiếng đối với thành viên cộng đồng doanh nghiệp buôn bán hoặc giao thương hàng hóa hoặc dịch vụ trong nước, nhận thức này được cho là đủ. Tiêu chuẩn để một nhãn hiệu được coi là “nổi tiếng” được thiết lập ở cấp độ “nhận thức của một bộ phận công chúng liên quan”. Nhận thức của tất cả các bộ phận công chúng liên quan trong nước là không cần thiết. Vì vậy, “bộ phận liên quan” của công chúng không có nghĩa rằng bộ phận công chúng nói chung phải quen thuộc với nhãn hiệu. Nhận thức này sẽ không thể xảy ra trong hầu hết các 23 Xem tài liệu Kiến nghị chung của WIPO, Điều 2(2). 53 trường hợp, và chỉ có một số ít nhãn hiệu nổi tiếng có thể đáp ứng tiêu chuẩn này. 3.5 Thiệt hại về lợi ích của chủ nhãn hiệu nổi tiếng 3.5.1 Những thiệt hại có thể xảy ra đối với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng Việc phản đối dựa trên nhãn hiệu trước đó đã có danh tiếng hoặc nổi tiếng phải đưa ra được chứng cứ hiển nhiên rằng việc sử dụng nhãn hiệu xung đột có thể gây tổn hại hoặc thiệt hại đến chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng trước đó. Tổn hại hoặc thiệt hại đến chủ sở hữu nhãn hiệu trước đó có thể bắt nguồn từ một hoặc nhiều hậu quả không mong muốn từ việc sử dụng trái phép nhãn hiệu đó:  thiệt hại tới khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc làm lu mờ nhãn hiệu,  tổn hại đến danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc làm lu mờ danh tiếng  nắm lợi thế một cách không công bằng từ việc sử dụng trái phép nhãn hiệu nổi tiếng, cũng có thể coi như một hình thức ăn theo hoặc ăn bám mang tính thương mại Đối với bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu nổi tiếng, một hoặc nhiều hậu quả không mong muốn có thể xảy ra cùng lúc. Ví dụ sau chứng minh tình huống mà mức độ thiệt hại đề cập ở trên có thể xảy ra đồng thời với những thiệt hại của chủ sở hữu dấu hiệu nổi tiếng: “STARBUCKS COFFEE” và “STAR BACK CAFÉ” 54 [Ví dụ do các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ Brunei Darussalam cung cấp] 3.5.2 Gây phương hại tới khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng Hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu nổi tiếng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng phân biệt của nhãn hiệu đó. Tác động trái chiều cũng có thể được mô tả là hiện tượng lu mờ tính phân biệt của nhãn hiệu thông qua việc làm giảm khả năng nhận diện đặc biệt của dấu hiệu. Tính đặc biệt và mức độ phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng sẽ bị giảm bớt, “bị gọt đẽo” là hậu quả của hành vi sử dụng không kiểm soát nhãn hiệu nổi tiếng. Việc làm lu mờ tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng gây ra hậu quả rằng mức độ phân biệt đặc biệt và sự nhận diện của nhãn hiệu có thể làm giảm khả năng liên hệ ngay tức thì và rõ ràng của khách hang về hàng hóa hoặc dịch vụ chứa nhãn hiệu. Khi tính duy nhất của nhãn hiệu nổi tiếng bị lu mờ bởi sự xuất hiện và tồn tại của những nhãn hiệu trùng hoặc tương tự của cùng một hàng hóa hoặc dịch vụ trên thị trường, nhãn hiệu trước đó sẽ không còn hiện diện trong tâm trí của khách hàng, sự liên hệ tức thì giữa nhãn hiệu với hàng hóa và dịch vụ của chủ sở hữu bắt đầu bị mờ nhạt. Hậu quả này có thể ảnh hưởng tới chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng bởi nó làm giảm giá trị phân biệt và thương mại của nhãn hiệu. Tính phân biệt cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu gắn bó khách hàng với sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu sẽ bị giảm bớt. Giá trị phân biệt của dấu hiệu nổi tiếng được tạo nên thông qua đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ và tăng cường tiếp thị và quảng cáo xuyên suốt. Nếu tính phân biệt của nhãn hiệu bị lu mờ, việc đầu tư này sẽ bị thiệt hại đáng kể. 55 Khi đối thủ cạnh tranh nêu vấn đề về việc gây thiệt hại hoặc làm lu mờ tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng, anh ta phải nêu luận cứ. Lý tưởng nhất là phải đưa ra được những chứng cứ thể hiện rằng khách hàng liên quan đã thay đổi suy nghĩ của họ và cách thức sử dụng hoặc tiếp cận ít hơn đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, là hậu quả khi sự lớn mạnh của nhãn hiệu bị suy giảm. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh không bắt buộc phải chứng minh những tổn hại hoặc sự mất khả năng phân biệt thực sự của nhãn hiệu. Chỉ cần cung cấp chứng cứ về khả năng bị lu mờ của nhãn hiệu nếu nhãn hiệu xung đột được sử dụng. Thẩm định viên phải được thuyết phục rằng rủi ro rất lớn là thiệt hại đó có thể xảy ra. Khả năng thiệt hại có thể dựa trên các kết luận logic, qua đó phân tích được những tác động ngược chiều có thể có đối với tính phân biệt của nhãn hiệu. Thực tiễn thông thường và cách vận hành thị trường đối với hàng hóa và dịch vụ, và khách hàng liên quan cần phải được xem xét. Tác động “liên tiếp” có thể được coi là một cách lập luận cho việc phản đối. Sự nguy hại của việc để xảy ra ngay từ đầu sự lu mờ tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng là các trường hợp khác có thể sẽ xảy ra theo với mức độ ngày càng tăng. Hậu quả cuối cùng có thể xảy ra là khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng sẽ biến mất do tác động “liên tiếp” của việc sử dụng không kiểm soát và trái phép các dấu hiệu trùng hoặc tương tự của doanh nghiệp khác. Vì vậy, việc sử dụng lần đầu dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng có thể làm tăng nguy cơ rằng hiện tượng lu mờ sẽ xảy ra trên thực tế. Thiệt hại hoặc sự lu mờ khả năng phân biệt của nhãn hiệu là tất cả những gì có thể xảy ra khi nhãn hiệu có khả năng phân biệt cao, đặc biệt khi tính phân biệt là thuộc tính cố hữu. Tính phân biệt và tính duy nhất của nhãn hiệu càng mạnh thì hành vi sử dụng không kiểm soát nhãn hiệu hoặc dấu hiệu tương tự càng có khả năng gây thiệt hại đối với tính phân biệt đó. Ngược lại, nếu nhãn hiệu nổi tiếng không có tính phân biệt rõ ràng, hoặc chứa các yếu tố thông thường hoặc có tính mô tả, các doanh nghiệp khác có thể nhận thấy sự cần thiết phải sử dụng các hình thức thể hiện này để vận hành doanh nghiệp một cách bình thường. Trong những trường hợp này, tính lu mờ của nhãn hiệu càng khó chứng minh. 3.5.3 Thiệt hại đối với danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng Thiệt hại đối với danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng có nghĩa rằng hình ảnh và liên hệ tích cực của nhãn hiệu này có thể sẽ bị lu mờ, mất giá trị do hành vi sử 56 dụng trái phép nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu tương tự. Việc sử dụng này có thể làm cho hình ảnh và liên hệ tích cực của nhãn hiệu trong tâm trí khách hàng sẽ bị thay thế bởi những giá trị hoặc liên hệ tiêu cực, gây tổn hại đến tên gọi của nhãn hiệu. Sự lu mờ này có thể xảy ra, đặc biệt, nếu nhãn hiệu xung đột được sử dụng có sự liên hệ với hàng hóa hoặc dịch vụ không phù hợp với hình ảnh mà nhãn hiệu nổi tiếng đã gây dựng trong mắt công chúng hoặc được sử dụng trong bối cảnh đã bị lu mờ, tục tĩu hoặc không phù hợp với hình ảnh đó. Hàng hóa hoặc dịch vụ không cần thiết phải thuộc chủng loại được sử dụng cho các hoạt động vốn mang giá trị đạo đức thấp. Bản chất và ý định sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ đối lập hoặc đi ngược lại thông điệp chung của nhãn hiệu nổi tiếng. Ví dụ, nếu một nhãn hiệu nổi tiếng được sử dụng cho nước hoa, hương thơm và mỹ phẩm mang thông điệp huyền bí và sự khác biệt, thì việc sử dụng một nhãn hiệu tương tự hoặc giống cho các sản phẩm chất tẩy trong gia đình sẽ tạo nên, trong tâm trí khách hàng, mối liên hệ giữa nhãn hiệu nổi tiếng với hàng hóa và dịch vụ khác xa với hình ảnh đã được chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng gây dựng cho hàng hóa và dịch vụ. Nếu sự phản đối dựa trên sự lu mờ của nhãn hiệu, đối thủ cạnh tranh cần phải đưa ra luận cứ và chứng cứ thuyết phục thẩm định viên rằng việc sử dụng nhãn hiệu xung đột có thể gợi lên trong tâm trí khách hàng mối liên hệ về giá trị hoặc hình ảnh tiêu cực hoặc xung đột với hình ảnh mà nhãn hiệu nổi tiếng truyền tải. Việc phản đối phải biện luận hoặc chỉ được rằng hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu xung đột mang các đặc điểm tiêu cực so với hàng hóa hoặc dịch vụ của nhãn hiệu nổi tiếng. Ví dụ, danh tiếng của nhãn hiệu được sử dụng cho các dịch vụ giáo dục cao cấp hoặc các hoạt động liên quan đến đào tạo có thể bị lu mờ và ảnh hưởng nếu một bên thứ ba được cho phép sử dụng nhãn hiệu đó cho các dịch vụ giải trí dành cho các quán bar hoặc câu lạc bộ đêm. Sự liên hệ này được suy đoán là có tác động xấu đến danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng. Cần lưu ý rằng tác động xấu đối với danh tiếng của một nhãn hiệu có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Vì vậy, dựa vào bản chất của hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu nổi tiếng, sự mang tiếng xấu có thể không dễ dàng gì ngăn được và có thể có tác động tới hình ảnh và danh tiếng của những việc làm liên quan đến nhãn hiệu. 3.5.4 Chiếm lợi thế cạnh tranh một cách không công bằng từ nhãn hiệu nổi tiếng 57 Chiếm lợi thế cạnh tranh một cách không công bằng từ khả năng phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng là trường hợp đặc biệt của hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng. Hành vi này bao hàm các tình huống trong đó bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc một dấu hiệu rất giống với nhãn hiệu nổi tiếng, theo cách nhằm đạt được lợi ích thương mại cho bên thứ ba đó và đối với hàng hóa và dịch vụ, và việc sử dụng ăn theo dựa trên sự phân biệt và danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng. Thực tiễn không công bằng này dựa trên những lợi ích “ăn theo” từ hình ảnh, sức hút và danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng của người khác. Bằng cách sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng, những người “ăn theo” này sẽ làm thay đổi hoặc chiếm lĩnh một phần hình ảnh hoặc tên gọi tốt đẹp của nhãn hiệu trước đó cho sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ của anh ta. Sẽ là sự tham ô hoặc “ lấy đi” tính phân biệt và danh tiếng của nhãn hiệu trước đó. Hành vi sử dụng này của bên thứ ba được cho là không công bằng bởi vì nó không đòi hỏi bất cứ đầu tư hay nỗ lực nào nhằm tạo ra hoặc duy trì tính phân biệt và danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng, và bởi vì hành vi này không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép. Hành vi này được coi là ăn theo thương mại, và theo các điều khoản của các điều luật liên quan, hành vi sử dụng trái phép này có thể bổ sung vào hành vi cạnh tranh không lành mạnh 24 24 Xem quyết định của Tòa án Tối cao Philippines ngày 18/8/2004 về trường hợp G.R. Số 143993, Tập đoàn McDONALD và tập đoàn 
 L.C. BIG MAK BURGER, INC. et al. (“Big Mac” case), at . Trong trường hợp này toà án đã tuyên bố rằng: “Các quy định của luật liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh sẽ bao hàm rộng hơn và nhiều hơn luật liên quan đến xâm phạm nhãn hiệu, ở phạm vi hạn chế hơn, nhưng ở phạm vi nhỏ hẹp hơn, thừa nhận quyền duy nhất từ việc thừa nhận và đăng ký nhãn hiệu bởi người mà hàng hóa hoặc dịch vụ có liên hệ đầu tiên. [] Bất kể có sự phân biệt giữa hành vi xâm phạm nhãn hiệu và hành vi cạnh tranh không lành mạnh, luật vẫn mở rộng để bảo vệ tối đa đối với bên bị hại trong cả hai trường hợp [] Bất kỳ hoạt động nào được cho là cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh nếu hậu quả tác động lên công chúng là sự mạo nhận hàng hóa của người này là hàng hóa của người khác. Any conduct may be said to constitute unfair competition if the effect is to pass off on the public the goods of one man as the goods of another. Việc chọn "B[ig] M[ak]" là tên thương mại của Bị đơn hoàn toàn không vì lý do tình cảm nhưng rõ ràng đã lợi dụng danh tiếng, tính đại chúng và sự tín nhiệm đã gây dựng được của Nguyên đơn McDonald's.” [] Tòa án Tối cao bổ sung thêm rằng: “ Bằng chứng thiếu sót mà bên Bị đơn của nhãn hiệu “Big Mak” là do lỗi chân thật hoặc ngẫu nhiên, kết luận không thể tránh được là bên Bị đơn chấp nhận “Big Mak” “ăn theo” nhãn hiệu “Big Mac” đã gây dựng danh tiếng từ lâu. Điều này đã tiết kiện cho bên Bị đơn nhiều chi phí quảng cáo để được thừa nhận nhãn hiệu và món hamburger trên thị trường” 58 Khi bên phản đối lập luận rằng việc sử dụng nhãn hiệu xung đột dẫn đến việc chiếm lợi thế cạnh tranh không lành mạnh về tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng, anh ta phải cung cấp được các luận cứ, cho phép thẩm định viên đi đến kết luận đó. Kết luận này cần chỉ ra rằng mối liên hệ giữa nhãn hiệu xung đột với nhãn hiệu nổi tiếng sẽ chuyển đổi khả năng phân biệt và danh tiếng từ nhãn hiệu này sang nhãn hiệu khác. Đối với tác động này các dẫn chứng cần hướng tới khả năng phân biệt rõ ràng và bắt buộc của nhãn hiệu, sự tương tự của các dấu hiệu, mối liên hệ giữa hàng hóa và dịch vụ của hai nhãn hiệu. Liên quan đến vấn đề này, nếu có khả năng trao đổi chéo giữa các thị trường láng giềng hoặc thói quen hoặc xu hướng của khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng, cần chứng minh rằng sự chuyển đổi hình ảnh không công bằng có thể dễ dàng xảy ra hơn trong trường hợp này. Việc sử dụng thực tiễn hoặc tiềm năng nhãn hiệu nổi tiếng trong chuyển giao quyền sử dụng và trao đổi hàng hóa cũng thể hiện điều này. Không giống các tình huống gây tổn hại đến đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng, sự hưởng khống dựa trên đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng, tự thân không gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp đối với nhãn hiệu hoặc chủ sở hữu. Đúng hơn là, hành vi này mang lại lợi ích kinh tế cho bên thứ ba; những lợi ích này không công bằng bởi vì nó không bắt nguồn từ những nỗ lực hoặc đầu tư đúng đắn của bên thứ ba này. Tuy nhiên, những lợi ích “ăn theo” này không gây thiệt hại kinh tế trực tiếp đối với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc chủ sở hữu (nếu tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu đó không bị suy giảm). Vì vậy, lý do cơ bản đằng sau việc từ chối đăng ký trên cơ sở hành vi ăn theo đối với đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng chủ yếu dựa vào chính sách công hướng đến việc duy trì một sân chơi giữa các đối thủ cạnh tranh, và nhằm ngăn chặn những hành vi cấu thành hoặc cổ vũ cho hoạt động thương mại không công bằng hoặc cạnh tranh không lành mạnh. 59 4 Nhãn hiệu chưa được đăng ký trước đó Việc phản đối và từ chối một đơn đăng ký có thể dựa trên quyền trước đó của một nhẫn hiệu chưa đăng ký. Điều này phụ thuộc vào mức độ, theo luật áp dụng, việc sử dụng nhãn hiệu trong thương mại tạo ra độc quyền cho người sử dụng đối với nhãn hiệu gắn trên hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định, hoặc ít nhất là quyền phản đối việc đăng ký trái phép dấu hiệu đã sử dụng trước đó. Điều này bao gồm tình huống, theo luật áp dụng, mà trong đó việc sử dụng nhãn hiệu trong thương mại trong nước cho phép người sử dụng được quyền ngăn cấm bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu tương tự và giống theo cách gây nhầm lẫn trên thị trường và giữa khách hàng liên quan, Sự thừa nhận quyền đối với nhãn hiệu chưa đăng ký trước đó có thể được đề cập trong các điều khoản nhằm ngăn chặn đơn đăng ký được nộp vì mục đích “không trung thực” (xem chương 10, dưới đây). Trong tình huống này, việc không trung thực liên quan đến nhận thức của người nộp đơn về sự tồn tại của nhãn hiệu chưa đăng ký trước đó được cho là trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được nộp, do người khác sở hữu hoặc sử dụng đã có yêu cầu bảo hộ hợp pháp đối với nhãn hiệu đó. Quyền đối với nhãn hiệu chưa đăng ký trước đó cũng không được thừa nhận trực tiếp trong luật nhằm cấm hàng hóa hoặc dịch vụ “mạo nhận” là của ai đó, và trong các điều khoản về “sử dụng đồng thời trung thực” một nhãn hiệu giống hoặc tương tự của hai người khác nhau trong cùng một nước. 25 Trong những tình huống này, việc phản đối đăng ký sẽ dựa trên phạm vi chính xác của việc sử dụng trước đó, bởi sẽ không có đăng ký nào được coi là cơ bản. Đối thủ cạnh tranh sẽ phải chứng minh cả hai rằng anh ta đang sử dụng nhãn hiệu trong nước và việc sử dụng này liên quan đến hàng hóa và dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa và dịch vụ đã nêu trong đơn. Đối thủ cạnh tranh phải cung cấp chứng cứ liên quan và thẩm định viên cần phải thiết lập, như một bước đầu tiên, việc sử dụng và phạm vi sử dụng thực sự. Chỉ có tình huống thực tiễn trong nước tại thời điểm phản đối liên quan đến tác động này. 25 Về vấn đề này, xem các quy định trong BN TMA mục 5(2), 8(4)(a) và 10; KH TML điều 26; ID TML điều 4; MY TMA mục14(1)(a), 19(4) and 20, Quy chế NH chương 13 – mục 13.65 đến 13.76 về ‘ Sử dụng đồng thời trung thực’; MM; SG TMA mục 8(7)(a) và 9, Tài liệu hướng dẫn về nhãn hiệu, chương 7, đoạn 13, mục (h) và đoạn 37 mục (d); TH TMA mục 46 đoạn 2; và VN IPL điều 74.2.g. 60 Một khi thực tế quyết định tình trạng và phạm vi quyền của người sử dụng được thiết lập, việc thẩm định sẽ thực hiện theo cách thức thông thường để quyết định nhãn hiệu đăng ký có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu chưa đăng ký trước đó hay không. Nếu luật thừa nhận quyền phát sinh từ việc “sử dụng đồng thời một cách trung thực” nhãn hiệu, thẩm định viên cần áp dụng các điều khoản sao cho phù hợp. Các trường hợp sau đây của Malaysia là ví dụ về các loại quyền bắt nguồn từ việc sử dụng đồng thời nhãn hiệu một cách trung thực: 26 Trường hợp I: Đơn đăng ký số 03011102 Nhãn hiệu: Hàng hóa/Dịch vụ: Bột mỳ (nhóm 30). Nhãn hiệu đối chứng – 93009760 Hàng hóa/Dịch vụ: Gạo (nhóm 30). Trong trường hợp này, cả hai nhãn hiệu được phép tồn tại trên cơ sở sử dụng đồng thời một cách trung thức. 26 Thông tin do các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ Malaysia cung cấp. 61 Trường hợp II: Đơn đăng ký số 91001563 Nhãn hiệu: Hàng hóa/Dịch vụ: Giấy, bìa cứng và hàng hóa làm từ nguyên liệu này, không nằm trong các nhóm khác; sản phẩm của ngành in; thiết bị đóng sách; ảnh chụp; đồ dùng văn phòng; đồ nhựa để đóng gói (không nằm trong các nhóm khác); biển quảng cáo; máy in; Bản in đúc(nhóm 16). Nhãn hiệu đối chứng đã đăng ký – R/024683 HOTEL SHANGRI-LA Hàng hóa/Dịch vụ: Giấy và hàng hóa từ giấy, ảnh chụp và đồ dùng văn phòng và biển quảng cáo (nhóm 16). Trong trường hợp này, đối với nhãn hiệu đang theo đuổi việc nộp đơn tiếp tục được sử dụng trong giao thương tại Malaysia trước thời điểm đăng ký nhãn hiệu đối chứng đã được cấp chứng nhận. Cả hai trường hợp này đều được phép tồn tại trên thị trường Malaysia. Trường hợp III: Đơn đăng ký số 90000355 Nhãn hiệu: Hàng hóa/Dịch vụ: Dầu ăn được(nhóm 29). Nhãn hiệu đã đăng ký trước đó: - M/083601 62 Hàng hóa/Dịch vụ: Dầu ăn được (nhóm 29). Những nhãn hiệu này được phép cùng tồn tại trên cơ sở đồng thuận của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký trước đó. Điều kiện cho phép đăng ký nhãn hiệu sau là nhãn hiệu đó sẽ chỉ gắn với hàng hóa sản xuất và bán tại Bờ biển phía Tây Malaysia. 63 5 Chỉ dẫn địa lý đăng ký trước đó Chỉ dẫn địa lý được thừa nhận và bảo hộ tại các nước ASEAN. Phần lớn ở các nước, chỉ dẫn địa lý có thể đăng ký và sự độc quyền sử dụng trong thương mại cũng có thể thiết lập. Khi chỉ dẫn địa lý có thể đăng ký, việc phản đối đăng ký nhãn hiệu có thể dựa trên chỉ dẫn địa lý đã đăng ký trước đó. Một chỉ dẫn địa lý nổi tiếng có thể làm đối chứng chống lại việc đăng ký một nhãn hiệu gây nhầm lẫn hoặc lợi dụng danh tiếng của chỉ dẫn địa lý.27 Không giống nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đặc biệt tập trung vào phạm vi bao phủ hàng hóa (dịch vụ không bao hàm trong đăng ký chỉ dẫn địa lý). Với bản chất này, chỉ dẫn địa lý phân biệt được chủng loại hàng hóa có đặc tính nhất định một cách chính xác và bắt nguồn từ một khu vực sản xuất đã được xác định một cách chính xác. Chỉ dẫn địa lý không thể sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ khác với hàng hóa hoặc dịch vụ được thể hiện trong đăng ký đơn chỉ dẫn địa lý. Điều này thường giới hạn ở sự giống nhau của hàng hóa thể hiện trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, và hàng hóa có liên hệ gần gũi hoặc bắt nguồn từ chỉ dẫn địa lý, cũng như các dịch vụ lệ thuộc và liên quan. Thực tế rằng một chỉ dẫn địa lý chỉ được đăng ký cho duy nhất một hoặc một vài hàng hóa nhất định không có nghĩa rằng chỉ dẫn địa lý không thể bảo hộ chống lại việc đăng ký nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó ảnh hưởng đến quyền khai thác thương mại độc quyền. Khi một chỉ dẫn địa lý có khả năng phân biệt cao, có danh tiếng hoặc được biết đến rộng rãi, việc bảo hộ dành cho nhãn hiệu nổi tiếng cũng áp dụng tương tự với chỉ dẫn địa lý. Trong trường hợp này, các vấn đề tương tự như sự giống nhau hoặc khả năng liên hệ cao hơn hoặc gắn với hàng hóa hoặc dịch vụ cũng phải được xem xét. Giống với nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu xung đột có thể sẽ phải từ chối đăng ký hoặc bị giới hạn khi có rủi ro trong việc chuyển đổi không công bằng khả năng phân biệt và danh tiếng từ một chỉ dẫn địa lý nổi tiếng sang nhãn hiệu của bên thứ ba trái phép. Khi đánh giá tổng thể để quyết định khả năng gây nhầm lẫn, thẩm định viên sẽ phải nghĩ đến yếu tố đặc biệt nhất định đối với chỉ dẫn địa lý. Không giống nhãn 27 See the provisions in KH Law on Geographical Indications Art. 31 first and second paragraphs; ID TML Đ. 6(1).c); LA IPL Đ. 3.18, 23.13 and 23.14, Decision 753 Đ. 44; MY TMA mục 3 – ‘geographical indication’, mục 10(1)(d), 14(1)(f) and (g); MM; Luật SHTT PH mục 123.1(g) and (j); SG TMA mục 2(1) – ‘geographical indication’, mục 7(7) and (8), Geographical Indications Act of 1999 mục 2 – ‘geographical indication’ and mục 3(2) and (4); TH TMA mục 8(12); and VN IPL Đ. 4.22 and 74.2.e), k) and L), Circular 01/2007 s, 39.12.a).ii). 64 hiệu, tên thương mại và các đối tượng nhận diện doanh nghiệp khác, các nhà sản xuất sử dụng một chỉ dẫn địa lý không được linh động trong việc lựa chọn dấu hiệu của mình. Một chỉ dẫn địa lý cần phải, hoặc bao gồm, tên địa lý bắt nguồn từ tên vùng hoặc khu vực mà hàng hóa tương ứng được sử dụng. Các công ty thương mại và các hoạt động thương mại khác, ngược lại, được tự do không giới hạn trong việc tạo ra và lựa chọn các dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu của họ. Trong các trường hợp như vậy, việc bảo vệ thành công một chỉ dẫn địa lý đặc biệt quan trọng đối với khả năng thương mại của chỉ dẫn địa lý. Một nhãn hiệu chứa hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ, áp dụng cho những sản phẩm giống hoặc tương tự nhau, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính phân biệt và danh tiếng của chỉ dẫn địa lý. Một doanh nhân chấp nhận một nhãn hiệu được cho là được tự do lựa chọn dấu hiệu hoặc tự do gây dựng nhãn hiệu. Nếu anh ta lựa chọn có chủ đích một dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ (đối với cùng một nhóm hàng hóa, dịch vụ giống nhau hoặc liên quan đến nhau), thì việc lựa chọn này có thể coi là cố gắng ăn theo danh tiếng của chỉ dẫn địa lý. Đối thủ cạnh tranh có thể đưa ra tình huống rằng việc đăng ký chỉ dẫn địa lý dưới dạng nhãn hiệu là một đăng ký “không trung thực”. 65 6 Tên thương mại và tên của các thực thể Quyền trước đó có thể được viện dẫn như một cơ sở tương đối nhằm phủ nhận việc đăng ký nhãn hiệu bao gồm các quyền đạt được đối với các đối tượng nhận diện của doanh nghiệp như:  tên thương mại  tên doanh nghiệp  tên các thực thể không được sáp nhập  tên miền. 6.1 Tên thương mại và tên công ty Tên thương mại là tên gọi để nhận diện một doanh nghiệp hoạt động trên thị trường ở một nước nhất định. Đây là một khái niệm linh hoạt không có một định nghĩa thống nhất trong bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào, nhưng được thừa nhận và định nghĩa trong rất nhiều văn bản luật sở hữu trí tuệ. Độc quyền trong tên thương mại có được trong lần sử dụng đầu tiên tên gọi này trong lãnh thổ quốc gia. Việc sử dụng tên thương mại sẽ thường phải ở cấp độ quốc gia hoặc ít nhất hơn là ở cấp độ khu vực. Tên thương mại phải được bảo hộ thậm chí tên gọi chưa được đăng ký, bất kể tên tương tự được sử dụng hoặc đăng ký dưới dạng nhãn hiệu. Liên quan đến vấn đề này, Công ước Paris quy định như sau: Điều 8 [Tên thương mại] Tên thương mại được bảo hộ ở tất cả các nước thành viên của Liên minh mà không bị bắt buộc phải nộp đơn hoặc đăng ký, bất kể tên thương mại đó có hay không là một phần của một nhãn hiệu hàng hoá. Tên công ty là tên gọi chính thức của một công ty hoặc tổ chức như được thể hiện trong các tài liệu của tổ chức. Tên công ty được thành lập theo luật và nằm trong số những thông tin đặc biệt về công ty khi được nêu trong đăng bạ công ty. 66 Không giống tên thương mại, tên doanh nghiệp không nhất thiết là tên gọi mà công ty hoặc doanh nghiệp được công chúng biết đến tại một thị trường nhất định. Tuy nhiên, thông thường tên gọi chính thức của một tập đoàn hoặc tên viết tắt lại trở thành tên thương mại của một công ty. Tên thương mại đến lượt lại có thể được chấp nhận là “nhãn hiệu gia đình” của một công ty và được đăng ký như một nhãn hiệu hoặc trở thành cơ sở của nhãn hiệu đồng dạng. Ở phạm vi mà một người có thể có được độc quyền đối với tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp, người đó dẫn chứng quyền đó trong các vụ kiện phản đối. Thẩm định viên sẽ đưa ra phản đối với nhãn hiệu sao chép hoặc mang tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp mà việc sử dụng nhãn hiệu đó cho hàng hóa và dịch vụ nhất định có khả năng gây nhầm lẫn hoặc ấn tượng sai lệch về sự liên hệ cũng như mối liên kết thương mại với chủ sở hữu tên thương mại. 28 Thẩm định viên cần xem xét ngành hàng và hoạt động thương mại thực sự của doanh nghiệp sở hữu tên thương mại, so sánh chúng với hàng hóa và dịch vụ nêu trong đơn đang xem xét. Nếu bản chất của hàng hóa và dịch là trùng, giống hoặc liên quan thực chất đến hoạt động doanh nghiệp của chủ sở hữu tên thương mại, thì phải đưa ra quyết định từ chối. Liên quan đến tính tương tự của dấu hiệu, thông thường tên thương mại và thậm chí, tên doanh nghiệp bao gồm các yếu tố như tên gọi chung, có tính mô tả hoặc không có tính phân biệt. Trong những trường hợp này, tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp cũng chỉ được bảo hộ nếu hai dấu hiệu trùng nhau. Khi tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp bao hàm một hoặc nhiều yếu tố phân biệt, các yếu tố này được coi là cốt lõi để so sánh các dấu hiệu xung đột. Tuy nhiên, thông thường đây là trường hợp mà các yếu tố phân biệt của tên thương mại cũng được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu. 6.2 Tên của thực thể chưa sáp nhập Tên của các tổ chức chưa sáp nhập hoặc phi lợi nhuận như hiệp hội thể thao, quỹ, hợp tác xã, câu lạc bộ, cũng được gắn độc quyền để có thể phản đối việc đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự. 28 Xem các quy định trong BN TMA mục 8(4)(a) và (b); KH TML điều. 2(c), 4(e) và (f), và 2; ID TML điều .6(3).a); LA Law điều. 3.14 và 23.11, Quyết định số 753, điều 37; MY TMA mục 14(1)(a); MM; Bộ luật Sở hữu trí tuệ PH mục165.2; Luật SHTTT SG mục 8(7)(a) và (b), và mục 8(8); TH TMA mục 8(9); và Luật SHTT của Việt Nam, điều 4.21, 6.3.b) và 74.2.j), Thông tư 01/2007 mục 1.6, 39.2.h) và 39.12.a).iii). 67 Với tên thương mại, câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa các hoạt động của một thực thể đối lập và hàng hóa hoặc dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu cũng phải được Cơ quan nhận đơn thẩm định. 6.3 Tên miền Tên miền được xác định là “một chuỗi gồm chữ và số được ngăn bởi dấu cách, [] là địa chỉ kết nối mạng máy tính và xác định chủ sở hữu của địa chỉ”. 29 Một tên miền sẽ được sử dụng để xác định trang internet hoặc một loạt trang trên trang web. Tên miền không phải là một đối tượng của sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký tên miền với cơ quan đăng ký không làm phát sinh độc quyền. Tuy nhiên, thông thường tên thương mại được tạo ra bằng cách thêm vào, giữa các yếu tố cơ bản, tên thương mại hoặc nhãn hiệu thuộc về người sử dụng tên miền đó. Trong trường hợp này, bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tên miền mang nhãn hiệu hoặc tên thương mại của người khác có thể coi là việc sử dụng trái phép nhãn hiệu hoặc tên thương mại đó. Việc nỗ lực đăng ký tên miền dưới dạng nhãn hiệu mà tên miền đó lại chứa nhãn hiệu hoặc tên thương mại thuộc quyền sở hữu của người khác có thể gây ra sự phản đối trên cơ sở độc quyền nhãn hiệu hoặc tên miền. Thêm vào đó, nếu một tên miền có khả năng phân biệt được sử dụng trong thương mại hoặc trên internet theo cách mà tên miền đó trở nên nổi tiếng trong lãnh thổ một nước, việc sử dụng này có thể làm phát sinh quyền của người sử dụng trước, tương tự như đối với quyền đối với nhãn hiệu chưa đăng ký. Điều này phụ thuộc vào các điều khoản luật của các nước liên quan. Khi được tạo ra, các quyền này có thể trở thành cơ sở phản đối đăng ký nhãn hiệu, có khả năng gây nhầm lẫn với tên miền được chủ sở hữu sử dụng. 29 68 7 Các quyền sở hữu trí tuệ trước đó Một nhãn hiệu có thể xung đột với độc quyền phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ khác, đặc biệt các quyền được tạo ra theo luật kiểu dáng và quyền tác giả nhằm bảo hộ các tác phẩm nhất định có thể sử dụng như nhãn hiệu. 30 7.1 Kiểu dáng công nghiệp Nếu hình dáng một sản phẩm được đăng ký dưới dạng kiểu dáng công nghiệp, hoặc bảo hộ dưới dạng kiểu dáng chưa được đăng ký theo luật áp dụng, kiểu dáng đó có thể không được sử dụng theo mục đích thương mại nếu không được phép của chủ sở hữu kiểu dáng. Kiểu dáng đó có thể không được đăng ký, đặc biệt, dưới dạng nhãn hiệu ba chiều nếu không được sự cho phép và đồng thuận của chủ sở hữu độc quyền kiểu dáng. Dựa vào phạm vi độc quyền theo luật kiểu dáng, quyền kiểu dáng có thể áp dụng bất kể hàng hóa mang nhãn hiệu đăng ký hoặc bị giới hạn ở chủng loại hàng hóa mang kiểu dáng. Thậm chí luật nhãn hiệu không đề cập quyền kiểu dáng trước đó như một cơ sở từ chối đăng ký nhãn hiệu, các cơ sở từ chối này trực tiếp bắt nguồn từ bản thân các điều khoản của luật kiểu dáng. Việc phản đối đăng ký nhãn hiệu có thể thực hiện trên cơ sở quyền kiểu dáng trước đó, đặc biệt khi kiểu dáng của nhãn hiệu trùng hoặc không thể phân biệt được với kiểu dáng đã bảo hộ. 7.2 Các tác phẩm được bảo hộ bởi quyền tác giả Quyền tác giả đối với các tác phẩm có thể là cơ sở phản đối đăng ký nhãn hiệu. Đây có thể là trường hợp, đặc biệt khi các tác phẩm hoặc tiêu đề của tác phẩm được sử dụng trong nhãn hiệu mà không được phép. 7.2.1 Các tác phẩm chứa trong nhãn hiệu Các tác phẩm tượng trưng hoặc ba chiều có thể, và thông thường được sử dụng như nhãn hiệu hay một phần của nhãn hiệu. Các yếu tố tượng trưng và ba chiều của nhãn hiệu có thể bao gồm các tác phẩm nghệ thuật được đưa vào hoặc sử dụng để tạo ra một logo, nhãn hoặc nhãn hiệu hình hoặc nhãn hiệu tổ hợp. Các tác phẩm nghệ thuật được bảo hộ theo quyền 30 Xem các quy định trong BN TMA, mục 8(4)(b); KH điều. 14(e); ID TML điều. 4; LA IPL điều. 23.3; MY TMA mục 14(1)(a); MM; Bộ Luật SHTT PH mục 4.1.d, ; SG TMA mục 8(7)(b); TH TMA mục 8(9); và Luật SHTT VN điều. 74.2.m), Thông tư 01/2007 mục 39.4.e) và 39.12.a)(v). 69 tác giả và việc sử dụng các tác phẩm này đòi hỏi phải có được quyền đã được chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng. Đăc biệt là, người đặt mua tác phẩm nghệ thuật sử dụng logo, nhãn hiệu hình hoặc tổ hợp sẽ được sở hữu quyền kinh tế đối với tác phẩm nghệ thuật đó. Tuy nhiên, không phải trong trường này, hoặc các tác phẩm tồn tại từ trước được doanh nghiệp lựa chọn và sử dụng như một nhãn hiệu mà không được phép, chủ sở hữu quyền tác giả có thể lên tiếng. Chủ sở hữu quyền tác giả đối với một tác phẩm có thể nộp đơn phản đối, chống lại việc đăng ký một nhãn hiệu mang tác phẩm đã được bảo hộ mà không được phép chính đáng. Việc phản đối này có thể thực hiện bất kể hàng hóa hoặc dịch vụ gì được sử dụng cho nhãn hiệu xung đột, vì chủ sở hữu quyền tác giả được quyền kiểm soát hoạt động khai thác thương mại hoặc sử dụng thương mại tác phẩm mà không bao hàm bởi các giới hạn hoặc ngoại lệ theo luật bản quyền. Khi đối thủ cạnh tranh chứng minh quyền tác giả đối với tác phẩm bị sử dụng trong nhãn hiệu nộp đơn đăng ký, người nộp đơn bắt buộc phải chứng minh quyền sử dụng đối với nhãn hiệu đó. Nếu người nộp đơn không cung cấp được dẫn chứng phù hợp, thẩm định viên có thể đưa ra quyết định từ chối đơn đăng ký. 7.2.2 Tiêu đề của tác phẩm Tiêu đề của tác phẩm như sách, phim ảnh, nhạc, trò chơi và phần mềm là một phần quan trọng của các tác phẩm này. Đây được coi như yếu tố quan trọng của một tác phẩm ở một mức độ nào đó chúng sẽ xác định hoặc mô tả tác phẩm và sẽ, trong thực tiễn, thúc đẩy hoạt động khai thác thương mại. Tuy nhiên, theo luật quyền tác giả, tiêu đề tác phẩm cũng được bảo hộ dưới dạng tác phẩm nếu chúng đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết về tính nguyên gốc. Tiêu đề của tác phẩm có thể trở thành cơ sở của các chiến lược quảng cáo mở rộng, bao gồm các thỏa thuận buôn bán hoặc chuyển giao quyền sử dụng. Tiêu đề của tác phẩm có thể, và thường trở thành nhãn hiệu mà tác phẩm được đưa ra thị trường khi chúng trở thành những sản phẩm thương mại. Các sản phẩm đó bao gồm, đặc biệt, bất cứ nỗ lực vật chất đối với các tác phẩm đã được bảo hộ qyuền tác giả, ví dụ: sách, đĩa DVD và thiết bị ghi khác (thẻ nhớ, đĩa quang, đầu quay kỹ thuật số) chứa các tác phẩm như sách kỹ thuật số, âm nhạc, tác phẩm nghe nhìn, trò chơi và phần mềm. Nếu việc đăng ký nhãn hiệu chứa tiêu đề của một tác phẩm và nhãn hiệu được sử dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ có thể gây chồng chéo hoặc gây trở ngại đối với hoạt động khai thác thông thường và mở rộng, đặc biệt, một tác phẩm văn 70 học, tác phẩm nghe nhìn hoặc âm nhạc, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm đó có thể phản đối việc đăng ký. Thẩm định viên cần xem xét mức độ mà tiêu đề tác phẩm được cho là nguyên gốc và có tính phân biệt, bản chất của hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Khi tiêu đề của tác phẩm bao gồm các từ ngữ thông thường hoặc không phải nguyên gốc hoặc các yếu tố khác, hoặc không gợi ra trong tâm trí khách hàng về tác phẩm của tác giả, nhãn hiệu đó sẽ không ảnh hưởng gì đến khả năng khai thác thông thường của tác phẩm. Trong những trường hợp này việc phản đối có thể bị từ chối và nhãn hiệu được đăng ký. Một ví dụ để vận dụng cơ sở từ chối là trường hợp tiêu đề “007” của tiểu thuyết điệp viên Ian Flemming. Thiết bị 007 dưới đây do công ty DANJAQ nộp dưới dạng đơn đăng ký nhãn hiệu tại Phillippine dành cho dụng cụ và thiết bị khoa học, hàng hải, khảo sát và điện tử (nhóm 9) và dịch vụ đào tạo và giải trí (nhóm 41). 31 Đơn này ban đầu bị từ chối vì thẩm định viên dựa trên có sở rằng nhãn hiệu đã gây hiểu lầm về mối liên hệ với Ian Flemming, tác giả của cuốn tiểu thuyết và phim về điệp viên 007 James Bond đã được bảo hộ quyền tác giả. Tập đoàn DANJAQ cung cấp chứng cứ rằng họ là công ty mẹ chịu trách nhiệm đối với nhãn hiệu và quyền tác giả đối với mọi nhân vật hoặc tài liệu liên quan đến các tác phẩm về điệp viên 007 James Bond của Ian Flemming. Việc đăng ký được phép thực hiện. Tuy nhiên, nếu tập đoàn DANJAQ không liên quan gì đến các tác phẩm về điệp viên 007 James Bond hoặc có liên quan đến Ian Flemming, việc từ chối đăng ký đã có thể xảy ra. 31 Thông tin do các cơ quan thực thi quyền SHTT Philippines cung cấp 71 8 Tên riêng, nhận diện và giống nhau Những cá nhân, đặc biệt nếu họ được một bộ phận công chúng biết đến với những hoạt động trong giới thể thao, nghệ thuật, kinh doanh hoặc chính trị, có quyền ngăn cấm hành vi chiếm đoạt, sử dụng với mục đích thương mại tên gọi, bút danh, tên nghệ thuật, chân dung hoặc sự mô tả vóc dáng hoặc nhận diện Quyền này bắt nguồn từ các điều khoản quy định trong luật nhãn hiệu, luật dân sự, luật đời tư hoặc những điều luật đặc biệt bảo về hình ảnh của các cơ quan công quyền của quốc gia hoặc nước ngoài, những người có chức sắc hoặc lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, cở sở tương tự cũng có thể áp dụng không kể đến đạo luật về con người mà sự nhận diện được sử dụng nếu việc sử dụng đó không được phép hoặc có thể làm nảy sinh nhận thức rằng có mối liên hệ, liên minh, bảo trợ hoặc mối quan hệ khác giữa người đó với người sử dụng trái phép.32 Đơn đăng ký nhãn hiệu chứa tên gọi, bút danh, chân dung hoặc biểu tượng khác để nhận diện một cách rõ ràng một cá nhân đặc biệt hoặc người có chức vụ có thể bị phản đối bởi một bên quan tâm và thẩm định viên có thể mặc nhiên đưa ra quyết định từ chối. Nếu quyền của người nộp đơn không rõ ràng, việc đăng ký nhãn hiệu đó sẽ bị từ chối. Thẩm định viên cần xem xét, đặc biệt là, liệu dấu hiệu có nhận diện một cách hiệu quả cá nhân, người mà chưa cho phép việc đăng ký này. Nếu dấu hiệu đăng ký chứa tên gọi mà không tương ứng với tên của người nộp đơn, thẩm định viên có thể yêu cầu người nộp đơn cung cấp chứng cứ về sự đồng thuận của người được mượn tên hoặc từ người đại diện hợp pháp của người đó. Cơ sở từ chối hoặc phản đối sẽ không áp dụng nếu nhãn hiệu đề cập đến tên không có thực hoặc hư cấu, hoặc không phù hợp để xác định một người nhất định, hoặc nếu nhãn hiệu thể hiện cá tính hoặc chân dung hư cấu hoặc sẽ không liên quan tới một người nào. Nếu tên gọi này không có thực, thẩm định viên có thể yêu cầu nêu và làm rõ thông tin này trong đơn. (Xem mục 2.4, Phần 1 của Tài liệu hướng dẫn). 32 Xem quy định trong BN TMR, r. 12(1); KH TMA điều. 14(e); ID TML điều. 6(3).a); LA IPL điều. 23.7 và 8, Quyết định số 753 điều 42.4; MY TMA mục 16, Tài liệu hướng dẫn về nhãn hiệu, mục 5.40 to 5.43; MM; Bộ luật PH mục 123.1(c), Tài liệu hướng dẫn nhãn hiệu, chương IX mục 6; SG TMR r. 11 và 14, Tài liệu hướng dẫn nhãn hiệu chương 10 – ‘Tên gọi và biểu tượng của người nổi tiếng’; TH TMA mục7(1), (4) và (5); và Luật SHTT VN IPL điều. 73.3 Thông tư 01/2007 mục 39.4.f) và 39.12.a)(iv). 72 Nếu dấu hiệu chứa tên riêng (tên, họ tên hoặc tên đầy đủ) của một cá nhân, dấu hiệu phải được coi là vốn đã có tính phân biệt, không kể đến tính phổ biến của sự việc ở nước liên quan. Trong trường hợp này, cách tiếp cận “ đến trước phục vụ trước” sẽ chiếm ưu thế, liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định hoặc hơn thế nếu nhãn hiệu được coi là nổi tiếng. Việc phản đối dựa trên quyền trước đó đối với nhãn hiệu hoặc tên thương mại bao gồm một tên gọi giống hoặc tương tự gây nhầm lẫn cần phải quyết định áp dụng tiêu chuẩn về khả năng gây nhầm lẫn. Việc phản đối dựa vào tên gọi riêng của đối thủ cạnh tranh không nên được chấp nhận nếu không có lý do nào để cho rằng khách hàng sẽ liên hệ nhãn hiệu với đối thủ cạnh tranh trong thương mại. Ví dụ, một đơn đăng ký nhãn hiệu “FORD” dành cho ô tô không thể phản đối thành công bởi một [giả định ] ông Albert J. Ford nào đó vì tên gọi của người này chứa từ “Ford”, nếu người này không tích cực và được biết đến trong ngành ô tô và sẽ rủi ro nếu một bộ phận công chúng liên hệ nhãn hiệu “FORD” với ông Albert J. Ford đó. Việc cố gắng đăng ký nhãn hiệu một tên gọi của một người nổi tiếng dưới hình thức xuyên tạc hoặc bắt chước cũng có thể bị phản đối. Ví dụ, đơn đăng ký nhãn hiệu “PARES HILTON” sẽ bị cô ngôi sao Paris Hilton phản đối vì nhãn hiệu này có thể tạo ra liên tưởng tới nhãn hiệu của cô Hilton hoặc có thể gây tiếng xấu hoặc làm mờ nhạt các nhãn hiệu này. 73 9 Tên gọi và biểu tượng của các cộng đồng nhất định Hầu hết các nước đều có các nhóm và cộng đồng dân tộc có bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo khác biệt với bộ phận dân cư còn lại của nước đó. Các nhóm hoặc cộng đồng này, thường được biết đến là “cộng đồng địa phương” hoặc “cộng đồng bản địa”, có đặc trưng và tên gọi riêng, cũng như biểu tượng, bộ luật, hình thức thể hiện văn hóa, nghi lễ hoặc dấu hiệu khác. Các cộng đồng này có mong muốn chính đáng là kiểm soát việc sử dụng các dấu hiệu này – bao gồm việc khai thác thương mại – và để kiểm soát việc tiếp cận trái phép, hoặc phổ biến các dấu hiệu này bởi những cá nhân không thuộc cộng đồng đó. Quyền của các cộng đồng địa phương, bản địa và các cộng đồng khác là kiểm soát việc tiếp cận, phổ biến và sử dụng các biểu tượng, bộ luật, hình thức thể hiện văn hóa, nghi lễ và các dấu hiệu khác được thừa nhận ở nhiều nước và các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát các dấu hiệu này đã được thảo luận ở phạm vi quốc tế 33. Việc nhận diện các cộng đồng, các biểu tượng và dấu hiệu – xem có linh thiêng, bí mật hay được sử dụng công cộng – được yêu cầu tôn trọng và bảo vệ trước sự lạm dụng và sử dụng trái phép. Trong Ủy ban liên chính phủ của WIPO về Sở hữu trí tuệ, Nguồn gen, Tri thức truyền thống và Văn hóa dân gian, các hình thức thể hiện văn hóa truyền thống, bao gồm các dấu hiệu truyền thống và linh thiêng và các hình tượng được bảo hộ chống lại các hành vi, đặc biệt là: 34 “[] bất cứ việc sử dụng [sai trái hoặc gây hiểu lầm] các hình thức thể hiện văn hóa truyền thống [đã được bảo hộ], liên quan đến hàng hóa và dịch vụ, chứng thực hoặc liên kết bởi những người hưởng lợi” [] Một trong những cách thức để tránh và giảm các sự cố của việc hành vi tiếp cận trái phép, việc sử dụng hoặc phổ biến các biểu tượng, dấu hiệu của các cộng đồng bản địa là không cho phép việc chiếm đoạt dưới hình thức đăng ký nhãn hiệu (hoặc tên thương mại) bởi những người không thuộc cộng đồng. Trong khi mục tiêu chính sách này có thể thực thi trong luật sở hữu trí tuệ như là cơ sở tuyệt đối để từ chối ở mức độ có thể kiểm soát việc tiếp cận, sử dụng và phổ biến là quyền tập thể có thể được bảo hộ bởi các cộng đồng, nhóm người nhất định. 35 33 Xem hoạt động của Ủy ban Liên chính phủ về Sở hữu trí tuệ, Nguồn gen, Tri thức truyền thống và Văn hóa dân gian của WIPO. Đặc biệt, các tài liệu trong một loạt các văn bản của WIPO/GRTKF/28 có thể tìm thấy tại: 34 Xem Tài liệu WIPO/GRTKF/28/6, Điều 3.1(a)(iv) và 3.2(d). 35 Xem các quy định trong KH TML điều. 4(b); ID TML điều. 5.a); LA IPL điều. 23.8 và 18, Quyết định số 753 điều. 37 và 46; MY TMA mục 14(1)(b); MM; Luật SHTT PH mục 123.1.a; SG Act mục 7(4)(a); TH TMA mục 8(9); and VN IPL Đ. 73.2. 74 Dựa vào quyền của các cộng đồng để kiểm soát việc nhận diện và các biểu tượng và dấu hiệu, thẩm định viên cần – dựa vào việc phản đối hoặc ngẫu nhiên – đưa ra ý kiến phản đối với việc đăng ký một nhãn hiệu nếu nhãn hiệu đó chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên của một cộng đồng địa phương hoặc bản địa hoặc một trong các biểu tượng, bộ luật, phù hiệu, hình thức thể hiện văn hóa, lễ nghi hoặc dấu hiệu khác. Việc sử dụng nhãn hiệu này chứa một trong số các dấu hiệu này sẽ tạo ra mối liên hệ không chính xác về một cộng đồng hoặc dân cư nhất định, hoặc gây hiểu nhầm về khả năng bảo trợ, liên minh hoặc mối liên hệ khác. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, năm 2012, Bộ tộc Navajo đã kiện công ty Urban Outfitters vì sử dụng trái phép tên gọi “Navajo” và “Navaho” cho nhãn hiệu hàng hóa bao gồm quần áo và đồ trang sức. Bên nguyên đơn đã yêu cầu, không kể vấn đề khác, rằng “ khi Bên Bị đơn sử dụng nhãn hiệu 'Navajo' và 'Navaho' cho sản phẩm và dịch vụ thì mối liên hệ về Bộ tộc Navajo sẽ bị hiểu sai lệch”. Tòa án đã chấp nhận đơn kiện này. 36 Lý do tương tự cũng có thể áp dụng để phản đối đăng ký nhãn hiệu chứa dấu hiệu thuộc các cộng đồng bản địa hoặc cộng đồng khác, trong nước hoặc ở nước ngoài. 36 Xem tại trang trademark-suit và . 75 10 Nộp đơn không trung thực Nhiều nước ASEAN có các điều khoản hoặc thực tiễn để xem xét khả năng một đăng ký có thể được nộp một cách không trung thực. Một vài điều khoản về nhãn hiệu của các nước này quy định về “sự trung thực” hoặc “có ý định chiếm đoạt” có thể là yếu tố gây cản trở hoặc làm mất hiệu lực một đăng ký nhãn hiệu.37 Liên quan đến vấn đề này, “sự không trung thực” được hiểu là tình huống mà người nộp đơn biết rằng nhãn hiệu đó được nộp đã thuộc quyền sở hữu của người khác, người có bảo hộ hợp pháp với nhãn hiệu đó và không tán thành việc đăng ký đó. “Ý định chiếm đoạt” đề cập đến ý định của người nộp đơn về việc theo đuổi đăng ký mà việc đăng ký này có thể vi phạm các điều khoản của pháp luật hoặc các quyền trước đó. Nhận thức về một nhãn hiệu xuất phát từ thực tế rằng người nộp đơn có mối liên hệ hoặc quan hệ kinh doanh với chủ sở hữu nhãn hiệu mà anh ta đang nỗ lực đăng ký. Kiến nghị chung của WIPO, Điều 3(2), quy định về mối liên hệ với bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng như sau: (2) [Đánh giá sự không trung thực] Sự không trung thực có thể được coi là một trong các yếu tố đánh giá những lợi ích xung đột khi áp dụng Phần II của các điều khoản này. Trong các vụ kiện phản đối, các chứng cứ chứng minh rằng đơn được nộp một cách không trung thực, yếu tố này sẽ được thẩm định viên xem xét tại thời điểm đánh giá tổng thể về khả năng gây nhầm lẫn nếu nhãn hiệu xung đột này đã đăng ký. Ảnh hưởng của sự không trung thực (hoặc thiếu tính trung thực) của một đăng ký nhãn hiệu có thể được viện dẫn như trong trường hợp Công ty TNHH Quản lý khách sạn quốc tế Shangri-La, Tập đoàn Shangri-La, Tập đoàn Khách sạn và Resort Makati Shangri-La và Tập đoàn Kuok của Phillippines với Tập đoàn Nhóm phát triển doanh nghiệp, do Tòa án Tối cao của Phillippines đưa ra phán quyết vào năm 2006. 38 Tòa án đã quyết định, trong các điểm khác, người nộp 37 Ví dụ, xem các quy định liên quan trong BN TMA mục 6(6); KH TML, điều 14.e và Tài liệu hướng dẫn về nhãn hiệu đoạn 107; ID TML điều 4; Quyết định LA số 753, điều 36, đoạn 6, mục 7; MY TMA mục 25(1), 37(a) và 45(1)(c); SG TMA, mục 7(6) và 8(5) và (6). 38 Quyết định của Tòa án tối cao Philippines, ngày 31 tháng 3 năm 2006, trường hợp G.R. số 159938, SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT, LTD., et al. vs.
 DEVELOPERS GROUP OF COMPANIES, INC (“Shangri-La case”). Xem tại trang: . 76 đơn nhãn hiệu (được sao chép dưới đây) đã thực hiện hành vi không trung thực bởi hành vi này được hiểu rằng có sự tồn tại trước đó của một nhãn hiệu và vẫn cố gắng theo đuổi việc đăng ký dưới tên gọi đó mặc dù đã có nhận thức về thực tế này. [Thông tin do các cơ quan thực thi quyền SHTT Phillippines cung cấp] ------- o -------